일온 국제특허법률사무소
출원을 준비하고 있는 회사에서 발명자로부터 발명이 완성되면 특허출원을 위한 명세서 작성을 특허사무소에 의뢰하고, 작성된 명세서 초안을 발명자가 검토해 출원을 진행하게 된다.
출원 명세서를 작성할 때 보통 특허사무소에서는 발명자가 제공한 아이디어와 동일 유사한 선행기술이 존재하는지 여부에 대한 조사 및 검토를 하며, 특허출원 전에 본 발명이 특허를 받을 수 있는 신규성이나 진보성을 구비하고 있는지를 판단하는 일차적인 근거가 된다.
이때 동일 유사한 선행기술이 존재하면 이를 발명자에게 통지해 발명 아이디어를 보완하도록 할 수 있다. 다만, 일반적으로 특허사무소에서 특허출원 전에 조사하는 선행기술조사는 출원인에게 무료로 서비스를 제공하는 경우가 많기 때문에 보통은 선행기술과 동일한 기술이 있는지 여부에 대한 검토 정도로 이해하면 될 듯하고, 좀 더 정확한 선행기술조사를 위해서는 해당 서비스에 대한 충분한 비용을 특허출원 비용과는 별도로 제공하는 것이 훨씬 출원인에게 도움이 될 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 동일 유사한 선행기술이 검색되었으면 선행특허기술에 대한 내용을 발명자와 변리사가 자세히 검토해 본 발명의 아이디어와 차이점이 있는 기술적 특징은 무엇인지 또는 동일 유사한 기술의 특징은 무엇인지를 추출하고, 차이점이 있는 기술적 특징에 대해 보완할 수 있는 기술을 좀 더 추가해 발명을 다듬을 필요성이 있다.
이러한 보완 과정을 거쳐서 만들어진 발명은 특허청 심사관이 추후 심사에서 신규성 또는 진보성으로 거절하는 경우에도 발명의 특허 청구범위를 줄이면서도 등록을 바라볼 수 있는 출원이 될 수 있는 확률이 높아질 수 있다.
차이점이 있는 기술을 보완할 때는 선행특허기술과 대비해 선행특허기술에 의해서는 제시될 수 없는 특별한 목적 및 효과를 구비하면서도 기술 구성적으로 차별점이 있는 기술적 특징을 보완하거나 또는 선행특허기술에 의해서는 달성될 수 없는 반대되는 목적 및 효과를 구비하면서도 기술 구성적으로 차별점이 있는 기술적 특징을 보완하는 경우에는 추후 심사시 신규성 및 진보성을 극복할 가능성이 높아질 수 있다.
다만, 특허출원 후에 특허청 심사관이 본 발명을 심사하는 경우에는 선행기술조사시 인용된 특허문헌과 동일한 특허문헌을 인용할지 여부는 알 수 없다.
경우에 따라서는 선행특허기술 검색시 검색되지 않은 특허문헌을 인용하는 경우도 많으며, 또다른 인용문헌으로서 논문, 웹사이트 등에 게재된 게시글 또는 유투브 동영상 등이 추가적으로 인용문헌으로 인용될 수도 있다.
한편 선행특허기술을 조사하는 또 다른 의미로는 선행특허기술과의 차별점을 정확히 도출함으로써 추후 특허청 심사관이 신규성 또는 진보성을 이유로 거절이유를 통지하더라도 본 발명의 권리범위를 최소한으로 축소시키면서도 인용문헌과의 차별점을 부각시킬 수 있다.
심사관이 인용한 인용문헌에 잘 대응 하기 위해서는 최초 출원명세서에 작성된 특허기술 내용이 풍부하게 작성되는 것이 좋다.
이 경우 풍부한 특허명세서라 함은 페이지수가 중요하기 보다는 앞서 설명한 바와 같이 종래 선행특허기술 대비 차이점이 있는 다양한 기술 내용이 풍부하게 들어가는 것을 의미한다.
