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[제상현 변리사]특허성과 관련된 선행기술조사에 대하여
[제상현 변리사]특허성과 관련된 선행기술조사에 대하여
  • 김연균 기자
  • 승인 2022.11.18 15:36
  • 댓글 0
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제상현 대표변리사일온 국제특허법률사무소
제상현 대표변리사
일온 국제특허법률사무소

출원을 준비하고 있는 회사에서 발명자로부터 발명이 완성되면 특허출원을 위한 명세서 작성을 특허사무소에 의뢰하고, 작성된 명세서 초안을 발명자가 검토해 출원을 진행하게 된다.

출원 명세서를 작성할 때 보통 특허사무소에서는 발명자가 제공한 아이디어와 동일 유사한 선행기술이 존재하는지 여부에 대한 조사 및 검토를 하며, 특허출원 전에 본 발명이 특허를 받을 수 있는 신규성이나 진보성을 구비하고 있는지를 판단하는 일차적인 근거가 된다.

이때 동일 유사한 선행기술이 존재하면 이를 발명자에게 통지해 발명 아이디어를 보완하도록 할 수 있다. 다만, 일반적으로 특허사무소에서 특허출원 전에 조사하는 선행기술조사는 출원인에게 무료로 서비스를 제공하는 경우가 많기 때문에 보통은 선행기술과 동일한 기술이 있는지 여부에 대한 검토 정도로 이해하면 될 듯하고, 좀 더 정확한 선행기술조사를 위해서는 해당 서비스에 대한 충분한 비용을 특허출원 비용과는 별도로 제공하는 것이 훨씬 출원인에게 도움이 될 수 있다.

앞서 설명한 바와 같이 동일 유사한 선행기술이 검색되었으면 선행특허기술에 대한 내용을 발명자와 변리사가 자세히 검토해 본 발명의 아이디어와 차이점이 있는 기술적 특징은 무엇인지 또는 동일 유사한 기술의 특징은 무엇인지를 추출하고, 차이점이 있는 기술적 특징에 대해 보완할 수 있는 기술을 좀 더 추가해 발명을 다듬을 필요성이 있다.

이러한 보완 과정을 거쳐서 만들어진 발명은 특허청 심사관이 추후 심사에서 신규성 또는 진보성으로 거절하는 경우에도 발명의 특허 청구범위를 줄이면서도 등록을 바라볼 수 있는 출원이 될 수 있는 확률이 높아질 수 있다.

차이점이 있는 기술을 보완할 때는 선행특허기술과 대비해 선행특허기술에 의해서는 제시될 수 없는 특별한 목적 및 효과를 구비하면서도 기술 구성적으로 차별점이 있는 기술적 특징을 보완하거나 또는 선행특허기술에 의해서는 달성될 수 없는 반대되는 목적 및 효과를 구비하면서도 기술 구성적으로 차별점이 있는 기술적 특징을 보완하는 경우에는 추후 심사시 신규성 및 진보성을 극복할 가능성이 높아질 수 있다.

다만, 특허출원 후에 특허청 심사관이 본 발명을 심사하는 경우에는 선행기술조사시 인용된 특허문헌과 동일한 특허문헌을 인용할지 여부는 알 수 없다.

경우에 따라서는 선행특허기술 검색시 검색되지 않은 특허문헌을 인용하는 경우도 많으며, 또다른 인용문헌으로서 논문, 웹사이트 등에 게재된 게시글 또는 유투브 동영상 등이 추가적으로 인용문헌으로 인용될 수도 있다.

한편 선행특허기술을 조사하는 또 다른 의미로는 선행특허기술과의 차별점을 정확히 도출함으로써 추후 특허청 심사관이 신규성 또는 진보성을 이유로 거절이유를 통지하더라도 본 발명의 권리범위를 최소한으로 축소시키면서도 인용문헌과의 차별점을 부각시킬 수 있다.

심사관이 인용한 인용문헌에 잘 대응 하기 위해서는 최초 출원명세서에 작성된 특허기술 내용이 풍부하게 작성되는 것이 좋다.

이 경우 풍부한 특허명세서라 함은 페이지수가 중요하기 보다는 앞서 설명한 바와 같이 종래 선행특허기술 대비 차이점이 있는 다양한 기술 내용이 풍부하게 들어가는 것을 의미한다.


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