일온 국제특허법률사무소
특허권자는 자신의 특허발명에 대하여 제3자가 특허권 침해를 하고 있다고 판단한 경우에 여러 가지 조치를 제3자에게 취할 수 있다. 일례로 제3자를 상대로 한 적극적 권리범위확인심판과 특허권 침해를 이유로 한 민·형사상 고소를 진행할 수 있다.
형사상 고소는 특허법 제225조에 규정된 침해죄를 근거로 제기할 수 있으며, 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 또한 민사상 손해배상 청구는 특허법 제128조에 규정된 손해배상 청구권 등을 근거로 제기할 수 있다.
이와 같은 특허권자의 민·형사상 고소에 대응하여 제3자의 대응방법으로는, 먼저 형사상 고소가 진행된 경우에는 변리사를 통해 제3자의 실시 기술이 특허권의 침해가 아니라는 감정서를 제출해 볼 수 있으며, 민사상 고소에는 적극적으로 소송에 참여하여 소송을 대응함과 동시에 소극적 권리범위확인심판을 청구하여 그 확정된 판결을 민사소송 법원에 제출함으로써 승소를 이끌어 볼 수 있다.
다만, 이러한 방법은 특허권이 유효하게 존재함을 인정하는 기반위에서 진행되기 때문에 제3자로서는 불안한 지위에 놓일 수밖에 없다. 이러한 불안한 지위를 원천적으로 해소시킬 수 있는 방법으로는 특허권을 무효시켜 그 권리가 장래를 향하여 소급적으로 소멸되도록 할 필요가 있으며, 이에 따른 특허 무효자료 조사가 필요하다.
특허 무효자료 조사는 주로 특허권자의 권리 침해 주장에 따른 특허를 무효시킬 수 있는 선행자료 조사를 의미하며, 제3자가 특허권자의 침해 주장에 대응하여 적극적으로 특허 무효자료 조사를 수행하기 때문에 특허청 심사관이 심사시에 미처 발견하지 못한 유력한 인용발명을 찾아낼 수도 있다. 특허 무효자료 조사는 특허 무효심판 청구 뿐만아니라 정보제공이나 이의신청을 위한 선행자료의 조사를 포함한다.
특허 무효자료 조사는 특허권자의 특허권이 인용발명에 비해 신규성 또는 진보성이 없음을 주장하는 근거를 찾고 분석하는 업무이기 때문에 한국, 미국, 일본, 유럽, 중국, 일본 등 특허를 공개하고 있는 국가의 데이터베이스에 있는 공개 특허문헌을 찾아내는 작업이 병행된다.
인용발명의 범위는 공개된 특허문헌에 한정되지 않고 논문, 발표자료, 각종 게시글, 동영상, 또는 시제품 등 반포시기가 특정되는 특허출원일 전에 공개된 것을 모두 포함한다.
일반적으로 특허 무효심판에서 진보성을 이유로 특허권이 무효라고 주장하는 경우에 주 인용발명 이외에 하나 내지 두 개의 추가적인 인용발명으로 특허권의 청구항 전부에 대해 진보성을 부정할 수 있는 근거를 마련하는 것이 승소 확률을 높일 수 있다.
한편, 특허권은 각 청구항마다 권리가 부여 되기 때문에 특허 무효심판에서는 청구항별로 특허의 무효 여부를 판단한다.
따라서 특허 무효자료 조사를 실시하는 경우 앞서와 같이 특허권 청구항의 전체를 무효시키는 근거 자료를 찾을 수도 있으나, 필요에 따라 특허권의 일부 청구항은 무효시키고 나머지 청구항은 굳이 무효시키지 않더라도 제3자의 실시 기술이 나머지 살아 있는 특허권의 청구항에 침해가 되지 않는다고 판단되면 일부의 청구항만 무효시키는 전략적 접근을 시도해 볼 필요도 있다.
