일온 국제특허법률사무소
변리사로서 특허를 출원하고자 하는 클라이언트를 직접 방문해 상담해보면 다수의 중소기업에 종사하고 있는 종업원으로부터 생각지도 못하게 특허를 출원하려고 하는데 특허감이 될지 잘 모르겠다고 의견을 피력하는 분들이 생각 외로 많이 있음을 경험하게 된다.
이때 특허감이 될 수 있는지 여부에 대해서는 대략 2가지로 나누어 볼 수 있다.
첫째로 특허를 출원할 만한 대상이 되는지 여부에 대한 확신이 안서는 경우이고, 둘째로 특허를 출원해 등록받을 수 있는 것인지 의심스러울 때가 있는 경우이다. 후자의 경우에는 특허 등록에 필요한 특허등록요건을 판단해야 하는 것으로서 이에 대해서는 추후 기고에서 다루기로 하고 오늘은 전자의 경우에 대해서 알아보기로 한다.
기업에서 특허를 출원하기 위해서는 특허법에서 정의하는 특허의 대상이 되어야 하며, 이러한 법률 규정은 특허법 제2조 제1호에서 정의하고 있다.
특허법 제2조 제1호는 ‘특허법상 발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다’고 규정하고 있다. 이러한 특허법 규정에 따라 이하에서는 특허의 대상이 되기 위한 ‘발명’에 대해서 알아보고자 한다.
특허의 대상인 ‘발명’이 되기 위한 첫 번째 요건은 ‘자연법칙을 이용’하여야 한다.
자연법칙을 이용한다고 하는 것은 자연법칙을 이용한 결과로서 충분하며 발명자가 그 자연법칙을 정확하고 완전하게 인식해야 하는 것은 아니다.
따라서 판례에 의하면 ‘수학공식, 게임 규칙, 에너지 보존법칙에 반하는 영구 운동장치’ 등의 경우에는 자연법칙을 이용하지 않은 사례이다.
또한 ‘자연법칙 그 자체’는 발명이 아니라 발견이라 할 수 있다.
예를 들어 물이 높은 곳에서 아래로 떨어지는 것 또는 나무가 물에 뜬다는 사실은 자연에서 이미 존재하는 원리나 법칙으로서 발명이 아니라 발견이라 할 수 있다.
따라서 자연법칙 그 자체는 발명이 아니나 자연법칙을 이용한 것이면 발명이 될 수 있다.
예를 들어 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르는 원리를 이용해 수차를 만들어 전기를 생산할 수 있는 장치를 만들면 발명에 해당될 수 있다.
또한 자연법칙을 이용하는 것은 발명을 실시할 때 발명의 반복 가능성 또는 재현 가능성이 있어야 한다. 즉 유명한 야구선수 또는 축구선수가 공을 던지거나 공을 차는 방법에 대해 출원을 한다면 이는 그 특허발명 그대로 제3자기 실시하는 경우에 재현 가능성이 매우 낮기 때문에 즉 이러한 경우에는 기능 또는 기예에 가까운 것으로서 자연법칙을 이용했다고 볼 수 없는 사례의 한 예가 될 수 있다.
특허 대상인 ‘발명’이 되기 위한 2번째 요건은 ‘기술적 사상의 창작’을 필요로 한다.
여기서 ‘기술’은 제3자에게 전달 가능한 객관성을 지니고 있는 지식이어야 하며, ‘사상’은 발명을 구체화된 유체물에 한정하지 않고 관념화된 기술적 사상을 포함하는 개념이다. 또한 ‘창작’은 인간의 인위적인 정신활동에 의해 새로이 만들어낸 것을 말한다.
특허 대상인 ‘발명’이 되기 위한 마지막 요건으로서 ‘고도한 것’이어야 한다. 특허법상 고도하다는 것은 실용신안법의 ‘고안’과 구별되는 요건으로서, 쉽게 말하면 실용신안은 발명의 수준이 상대적으로 낮은 것을 의미하고, 특허법상의 발명은 발명의 수준이 실용신안에 비해 상대적으로 높은 것을 의미하나 실질적으로 출원인이 그 경계를 명확히 구분하기는 사실상 어려운 점이 있다.
