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[제상현 변리사]특허 우선심사 제도에 대하여
[제상현 변리사]특허 우선심사 제도에 대하여
  • 김연균 기자
  • 승인 2022.07.16 17:10
  • 댓글 0
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제상현 변리사일온 국제특허법률사무소
제상현 변리사
일온 국제특허법률사무소

우선심사 제도는 일정한 요건을 갖춘 특허출원 및 실용신안등록출원(이하 출원)에 대해서는 다른 출원보다 우선적으로 심사해주는 제도를 일컫는다.

그 근거는 특허법 제61조에 관련 내용이 규정되어 있으며, 특허법 시행령 제9조(실용신안법 시행령 제5조)에 의해 우선심사를 신청할 수 있는 출원의 우선심사의 대상이 나열되어 있다.

우선심사 제도의 필요성은 출원에 관한 심사는 심사청구 순위에 따라 순차적으로 이루어지는 것이 원칙이나 모든 출원에 대해서 이러한 원칙을 적용하면 공익이나 출원인의 이익을 적절하게 보호할 수 없어 일정한 우선심사 요건을 갖춘 출원에 대해서 심사청구 순위에 상관없이 다른 출원보다 먼저 심사할 수 있도록 우선심사 제도를 각국에서 시행하고 있다.

이렇듯 우선심사 제도는 원칙적으로 심사청구 순위에 의해 심사를 개시하는 심사청구 순위를 띄어 넘어 소정 이유에 해당하는 출원에 대해서는 특허법시행규칙 제38조에 의한 심사순위와 관계없이 심사할 수 있도록 심사순위에 관한 특칙을 두고 있다.

우선심사 신청을 할 수 있는 신청요건으로는 심사청구가 된 출원으로서 출원인은 물론 누구든지 우선심사를 신청할 수 있다.

우선심사의 신청인은 특허법 시행규칙 별지 제22호 서식의 우선심사신청서에 우선심사신청이유를 구체적으로 기재한 우선심사신청설명서 및 필요한 경우 서류, 물건을 첨부하여 제출하고 소정의 우선심사신청료를 납부하여야 한다. 다만, 우선심사신청의 취하는 우선심사결정 통지가 있은 후에는 신청의 취하를 할 수 없다.

우선심사를 신청하면, 심사관은 우선심사를 하기로 결정한 출원에 대하여 우선심사결정서 발송일로부터 2개월 또는 선행기술조사 전문기관의 조사결과가 심사관에게 이송된 날로부터 1개월 중 늦은 날이 속하는 달의 마지막 날까지 심사에 착수한다.

따라서 경험적으로 보면 특허출원일로부터 3개월~6개월 사이에 최초 심사결과(이를 일반적으로 의견제출통지서라 함)가 출원인 또는 대리인에게 통지된다. 따라서 일반심사와 우선심사를 비교해 보면 일반심사의 경우에는 대략적으로 빠르면 1년 또는 일반적으로 1년 6개월 정도 내에 최초 심사결과가 통지되나 우선심사의 경우에는 늦어도 6개월 이내에 심사결과가 통지되어 등록여부를 빠르게 확인해 볼 수 있다.

이와 같이 우선심사 제도는 일반심사 보다 출원의 등록여부에 대한 심사결과를 빠르게 확인할 수 있어 등록증을 신속히 획득할 수 있는 장점이 있는 반면에 심사결과에 따라 출원이 거절 될 수도 있는 단점이 있다.

또한, 특허가 최종적으로 등록되면 등록을 통해 특허를 침해한 제3자에게 침해에 따른 권리 행사를 할 수도 있으나, 출원의 등록 후에는 청구범위를 수정할 수 없어 경쟁사가 회피설계를 통해 특허발명을 침해하지 않고 실시할 수 있는 단점도 있다.

물론 이러한 단점을 극복하기 위해 출원의 등록전에 원출원에 대해 분할출원을 하여 추후에 청구범위를 수정할 수 있는 여지를 남겨두도록 하는 것도 생각해 볼 수 있다.

마지막으로 우선심사를 통해 조기에 등록을 받은 경우에 미국, 일본 등 특허심사 하이웨이에 가입한 국가를 상대로 조기에 해외특허를 등록 받을 수 있는 점도 유리하다.


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