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[제상현 변리사]해외 특허출원 절차에 대하여
[제상현 변리사]해외 특허출원 절차에 대하여
  • 김연균 기자
  • 승인 2022.06.25 20:46
  • 댓글 0
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제상현 변리사일온 국제특허법률사무소
제상현 변리사
일온 국제특허법률사무소

기업에서 준비된 특허발명을 통해 한국 특허청에 특허출원한 경우에도 해외 특정 국가에 자신의 기술을 보호받기 위해서는 속지주의 원칙 상 해당 국가에 특허출원을 하고, 각국 특허청의 심사를 거쳐 특허를 등록 받아야지만 해당 국가에서 자신의 기술을 보호 받을 수 있는 길이 열리게 된다.

이에 따라 이번에는 해외 특허출원에 대한 제도에 대해 알아보기로 한다.

해외 특허출원에 대한 방법은 파리조약에 의한 해외출원과 특허협력조약(일명 PCT)에 의한 해외출원으로 구분할 수 있다.

파리조약에 의해 해외출원은 파리조약 가입국의 최초 특허출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하여 조약 가입국에 개별적으로 특허출원 하는 것이고, PCT 국제출원에 의한 해외출원의 경우에는 국제출원일(또는 우선일)로부터 30개월 또는 31개월 이내에 PCT 조약 가입 국가로의 진입 여부를 결정하여 국내단계진입을 통해 해당 국가에 출원을 하는 것이다.

파리조약에 의한 해외출원의 예로서, 파리조약 가입국인 대한민국에 특허출원을 완료하고 대한민국 특허출원일로부터 1년 이내에 파리조약 가입국인 미국에 특허출원을 하는 경우, 미국 특허출원일이 대한민국 특허출원일에 특허출원한 것과 동일한 효과가 부여되는 제도이다.

여기서 최초 출원국가를 한국으로 산정하여 설명하였을 뿐, 미국에서 최초 출원을 한 후에 미국출원을 근거로 파리조약에 의해 대한민국에 1년 이내에 특허출원하면 대한민국 특허출원일이 미국 특허출원일이 된다. 따라서 실질적으로는 출원일이 소급되는 효과가 있어 앞서 설명한 2가지 예의 차이가 없다.

PCT 국제출원 제도는 각국에 개별적으로 특허출원을 하지 않고 PCT 국제출원을 세계지적재산권기구(WIPO)에 함으로써 특허협력조약에 가입된 각국(또는 지정국)에 대하여 국제출원일(또는 우선일)을 인정받을 수 있는 제도이다.

다만, PCT 국제출원은 앞서 설명한데로 국제출원일(또는 우선일)로부터 30개월 또는 31개월 이내에 국내단계진입을 해야지만 실질적으로 진입국가에 출원이 이루어지는 것으로서 PCT 국제출원 만으로는 해당국가에 출원한 것이 아님을 명심해야 한다.

PCT 국제출원은 국제출원일을 각 지정국에서의 출원일로 인정받게 되므로 출원일 인정요건이 간편하고, WIPO에 단일의 출원서만을 작성하여 제출하면 되므로 지정국 수에 관계없이 출원서 작성이 간편하고, 국제출원일(또는 우선일)로부터 30개월 또는 31개월의 국내단계진입 시간이 확보되므로 초기의 과도한 비용 부담을 낮추면서 발명 기술의 해외 시장상황을 고려할 수 있는 시간적 여유가 있는 장점이 있으나,

반대로 국내단계진입을 거쳐 각 지정국에서 소요되는 출원비용 이외에 별도의 PCT 국제출원비용이 추가적으로 발생되고, 각 지정국에서 특허를 등록받기 까지가 파리조약에 의한 해외출원에 비해 상대적으로 늦어지고 따라서 권리의 존속기간이 짧아지는 단점도 있다.

이와 같이 PCT 국제출원은 장단점을 가지고 있으며, 파리조약에 의한 해외출원보다 반드시 좋다고 볼 수는 없고 여러 가지 경우의 수를 고려하여 어떤 절차를 통해서 해외출원을 하는게 유리한지를 면밀히 따져서 상황에 맞게 해외특허를 확보하도록 하여야 한다.


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